中国社会科学出版社诉北京市工商行政管理局西城分局二审判决书

中国社会科学出版社诉北京市工商行政管理局西城分局二审判决书

北京市高院行政判决书 (2005)高行终字第85号  

    上诉人中国社会科学出版社(社科出版社)因商标管理行政处罚一案，不服北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第231号行政判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭于2005年6月28日公开开庭审理了本案。上诉人社科出版社的委托代理人李茂生、倪晓红，被上诉人北京市工商行政管理局西城分局(西城工商分局)的委托代理人马翔、梁洪清，被上诉人费德里克·沃恩公司的委托代理人张再平、谯荣德到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    一审法院判决认定，“兔子小跑图”虽是一幅属于公有版权的艺术作品，任何人均可使用，但将进入公有领域的作品申请注册商标并不违反法律规定；沃恩公司依法取得的“兔子小跑图”商标专用权，受法律保护；本案社科出版社在其出版发行的《彼得兔系列》从书中使用了该图形，其使用范围与注册商标指定使用商品的范围相同，从使用位置分析，书的封面、封底、书脊和页码是一般消费者首先看到的部位，社科出版社在《彼得免系列》丛书的上述显著位置反复、多次标注沃恩公司注册的“兔子小跑图”商标，实际上产生了标识的效果，已产生使一般消费者对该图形认知的作用，显然是作为商标使用；社科出版社出版的四册丛书中，只有《彼得兔的故事》内容与“兔子小跑图”有关，其他三册图书的内容均未涉及彼得兔，但社科出版社在该系列丛书中均标注“兔子小跑图”，该使用行为不能起到说明该商品内容的作用，不具有描述性，社科出版社主张的沃恩公司的注册商标中含有该特定商品的通用名称，社科出版社对之使用是为了说明该商品的内容、作者特点，具有描述性，沃恩公司无权以注册商标专用权禁止他人正当使用的辩称缺乏事实根据，本院不予支持。西城工商分局作出京工商西处字(2003)?16号行政处罚决定(716号决定)认定事实清楚，适用法律正确，行政处罚程序合法，处罚数额适当，判决维持该行政处罚决定。

    社科出版社不服一审判决，上诉称：上诉人出版的涉案《彼得兔系列》丛书系毕翠克丝·波特已进入公有版权领域的作品，上诉人在丛书的书脊、封面、封底和页码上均将“兔子小跑图”始终与彼得兔系列丛书名紧密连在一起使用，是以图形方式对丛书书名的呼应和形象描述，其标识内容及作用与彼得兔系列文字完全一样，是对系列图书作品特征的描述，同时起到装帧效果，是善意的正当使用；在系列丛书的出版中，以作者的某一代表作或者成名作的名称、角色名称作为该作者作品集的名称、丛书名也是出版行业的惯例，选用与作品名称相应的形象或者代表插图作为对丛书书名的补充、形象描述，亦是出版界常用的装饰手法；消费者选购图书，主要是看图书的内容和出版社，上诉人在图书上亦标明了自己出版社的名称，使用了自己的图形商标，书脊、封面、封底及页码使用的“兔子小跑图”并不起到出版者的标识作用，一审法院将区分作品的标识使用认定为区分商品生产者的商标使用，是对商标法的认识错误，忽视了本案的前提事实，作出了错误的事实认定，从而得出上诉人将沃恩公司的713230商标作为商标使用的错误结论；同时，上诉人在系列丛书书脊、封面、封底及页码处使用的“兔子小跑图”完全是波特创作的原作品插图，并非沃恩公司注册的713230号商标的那个“兔子小跑图”主线图，与沃恩公司注册的713230号商标的那个主线图并不相同；如果认为上诉人使用了沃恩公司注册商标近似的图形或者文字，这种行为是否构成商标侵权也只能适用《中华人民共和国商标法实施条例》(《商标法实施条例》)第50条的规定进行判断，由于上诉人的行为不能满足第50条规定的“误导公众的”条件，因此上诉人的行为不构成商标侵权。另外，上诉人出版的系列丛书各分册由多个故事构成，各故事主角均不同，其中第一分册《彼得兔的故事》亦由5篇单篇故事组成，而一审判决却查证为系列丛书由四个童话故事构成，显然认定事实是错误的。

    因此，一审法院判决及被上诉人做出的第716号处罚决定认定事实错误、适用法律错误，请求二审法院依法审理改判，予以公正判决。     被上诉人西城工商分局同意一审判决。其针对上诉人的上诉意见，答辩如下：将公有版权申请注册商标以后，同样受到《中华人民共和国商标法》(《商标法》)的保护；上诉人在其出版的彼得兔系列四册书的显著位置书脊、封面、封底上反复、多次标注沃恩公司的注册商标“免予小跑图”，以及在每页页码上的使用均属于商标性的使用，不属于《商标法》第11条及《商标法实施条例》49条规定的正当使用，上诉人未经商标注册人许可，在丛书上使用与沃恩公司注册商标相同的商标，属于《商标法》第52条第(1)项的规定，一审法院的判决正确。

    被上诉人沃恩公司陈述意见称，沃恩公司注册的第713230号“兔子小跑图”商标在中国早巳获得商标注册，对此享有商标专用权，而且经过沃恩公司在世界各国的广泛注册和长期的商品化运作，该图案早巳成为代表沃恩公司的标志。上诉人在其出版发行的《彼得兔系列》丛书的封面、封底、书脊和页码上均突出使用“兔子小跑图”标识，这实际上是典型的商标使用。上诉人的行为构成了《商标法》第52条所述的相同商品上使用与注册商标相同的商标的侵权行为，上诉人的行为不构成《商标法实施条例》第49条所述的正当使用，西城工商分局的处罚决定和一审法院的判决依据明确无误。

    本案一、二审诉讼期间，被上诉人西城工商分局提交了44份证据材料。主要有716号行政处罚决定书、北京市工商行政管理局京工商复字(2003)27号行政复议决定书、询问笔录、图书出版合同、图书期刊印刷委托书、《彼得兔系列》丛书成本及印制说明、图书进分发明细表、图书照片、西城工商分局现场检查笔录、投诉书及沃恩公司在第16类商品上有关彼得兔商标注册证、西城工商分局京工商西商标听告字(2003)4号、18号听证告知书、西城工商分局听证笔录、社科出版社在听证会上的意见陈述、西城工商分局听证报告、西城工商分局扣留(封存)财物通知书、西城工商分局财务清单、西城工商分局财务入库单、北京市没收财务统一收据、行政处罚缴款书、市工商局西城分局行政处罚决定书签发单、西城工商分局行政处罚决定审批表、西城工商分局立案审批表、西城工商分局行政处罚案件有关事项审批表、西城工商分局案件调查终结报告、转办函、国家工商行政管理总局工商标函字(2叩3)第109号《关于“彼得兔”系列丛书是否为侵犯注册商标专用权商品的批复》、北京市工商行政管理局京工商文(2003)54号《关于确认“彼得兔系列”从属侵犯费德克·沃恩公司注册商标专用权的请示》、西城工商分局京工商西文(2003)9号《关于对中国社会出版社出版发行的“彼得兔”系列图书进行定性的请示》、西城工商分局案件研究记录及西城工商分局送达回证等。上述证据用以证明西城工商分局立案后，针对社科出版社违法事实所收集的证据，包括《彼得兔系F，1》丛书出版发行、印制成本、及进行销售、赠送的情况；西城工商分局对社科出版社实施强制措施，暂扣物品入库的名称和数量；西城工商分局作出?16号决定所履行的行政处罚程序。    

上诉人社科出版社向法院提吏了8份证据材料：716号行政处罚决定、京工商复[2003]27号行政复议决定、涉案《彼得兔系列》故事书(四册)、用以证明社科出版社已就是否构成商标侵权诉请法院裁决的法院受理通知书、用以证明彼得兔系列丛书以该书为蓝本翻译而成的毕翠克丝·波特大全、社科出版社的图形商标注册证、图书在版编目数据的国家标准、用以证明沃恩公司出版其他图书并未使用“彼得兔小跑图”作商标的《花仙子全书》，用以支持其辩称的主张。

    第三人沃恩公司向法院提交了46份证据：主要有国家工商行政管理局商标局1994年出具的“兔子小跑”图A的商标注册证，以及用以证明沃恩公司拥有毕翠克丝·波特作品及相关产品的知识产权的证据；用以证明沃恩公司生产的带有“兔子小跑图”的产品的证据；用以证明“兔子小跑图”诞生100周年的相关信息的证据；用以证明“兔子小跑图”商标、图及商标在各国的注册情况的证据；用以证明沃恩公司与包括中国在内的世界各国企业均有合作出版波特作品的事实的证据。

    经法庭审理，一审法院认为，西城工商分局的证据真实合法，与本案具有关联性，应予确认；社科出版社提供的用以证明沃恩公司出版其他图书并未使用“彼得兔小跑图”作商标的图书《花仙子全书》与本案不具有关联性，不予采用，其他证据能够证明客观存在的事实，但不能支持其诉讼主张；沃恩公司提供的国家工商行政管理局商标局1994年出具的“兔子小跑”图A的商标注册证能够证明其在第16类图书等商品上注册“兔子小跑图”商标的事实，予以确认，其他证据欲证明其所有的商标在世界各国的知名度和使用情况，与本案认定社科出版社是否构成商标侵权行为没有关联性，不予采用。经本院审查，一审法院对上述证据的认定并无不妥，本院予以确认。

    本院查明：英国著名童话作家毕翠克丝·波特创作了《彼得兔的故事》等一系列童话故事，并绘制了“兔子小跑图”等童话故事中的插图。1943年毕翠克丝·波特去世。1994年10月28日，沃恩公司将“兔子小跑图”的主线图进行了商标注册，注册号为713230，核定使用在第16类书、杂志等商品上，有效期至2004年10月27日。沃恩公司没有提供证据证明其商标注册后至2002年底前在中国大陆将“兔子小跑图”注册商标投入商业使用。社科出版社于2003年4月将毕翠克丝·波特创作的《彼得兔的故事》等童话故事编辑成《彼得兔系列》丛书出版发行，每套四册，分别为《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠大大的故事》及《平小猪的故事》。在每册图书的封面、封底、书脊及奇数页码的页脚上均印有“兔子小跑图”的小图标。

    2003年5月9日，北京市工商行政管理局将沃恩公司举报社科出版社出版了侵犯其注册商标专用权图书的投诉移交西城上商分局。经调查，西城工商分局发现社科出版社在位于北京市大兴区团河的书库中存有投诉中所述图书，故于同年5月15日立案，并暂扣了社科出版社尚未发出的《彼得兔的故事》2122册、《汤姆小猫的传说》7145册、《平小猪的故事》7145册、《点点鼠大大的故事》7124册，合计23536册，西城工商分局认定社科出版社非法经营额共计357560.53元。

    2003年8月1日，中华人民共和国国家工商行政管理总局作出《关于“彼得兔”系列丛书是否为侵犯注册商标专用权商品的批复》。批复认为：“兔子小跑图”是沃恩公司注册商标，核定使用在第16类书、杂志等商品上，其专用权受法律保护，社科出版社未经商标注册人许可，在其出版的彼得兔系列从书中的封面、封底、书脊及书页上均将(兔子小跑)图形商标作为标志使用，属于《商标法》)第52条第(1)项所述的在相同商品上使用与他人注册商标相同商标的侵权行为。随后，西城工商分局分别于同年8月6日、8月11日向社科出版社发出了“听证告知书”、“听证通知书”，并于8月18日主持召开了听证会，听取了社科出版社的陈述意见。2船3年8月27日，西城工商分局作出716号行政处罚决定，认定社科出版社于2003年4月出版发行的彼得兔系列丛书《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太大的故事》、《平小猪的故事》在封面、封底、书脊及页码上均将“兔子小跑图形”商标作为标志使用，社科出版社的行为属于《商标法》第52条第(1)项所述的未经商标注册人许可在相同商品上使用与他人注册商标相同商标的侵权行为，侵犯了沃恩公司“兔子小跑图形”的注册商标专用权。西城工商分局根据《商标法》第53条、《商标法实施条例》)第52条的规定，责令社科出版社立即停止侵权行为，并对社科出版社做如下处罚：1、没收杜科出版社现存23536册侵权图书；2、罚款357560.53元。社科出版社不服，向北京市工商行政管理局申请行政复议。同年12月2日北京市工商行政管理局作出京工商复[2003]27号行政复议决定书，维持了上述处罚决定。社科出版社遂诉至一审法院。现该处罚决定已执行完毕。

    本院认为，“兔子小跑图”是进入公有版权领域的作品，将进入公有版权领域的作品申请注册为商标并不违反法律规定；本案中，沃恩公司经合法程序将“兔子小跑图”主线图注册为商标，已经取得该注册商标的商标专用权，应受到我国《商标法》的保护，但沃恩公司商标专用权的行使不能限制他人对进入公有版权领域作品的合理正当使用。

    社科出版社出版发行的涉案系列图书《彼得兔系列》汇集的是英国著名童话作家毕翠克丝·波特创作的作品，根据我国法律的有关规定，该作品版权已进入公有领域，社科出版社有权合理正当使用该图书的插图“兔子小跑图”；社科出版社在出版彼得兔系列图书时，按照出版惯例，也可以以作者的某一代表作或者成名作的名称作为该作者作品集的名称、丛书名，选用与作品名称相应的形象或者代表插图作为对丛书书名的补充、形象描述，以对丛书所表现的内容进行相呼应的形象描述和装帧设计，但其应以合理正当的方式使用，不应与受法律保护的注册商标专用权相冲突。    

     本案中，根据查明的案件事实，社科出版社在其出版发行的《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》及《平小猪的故事》彼得兔系列丛书中的封面、封底、书脊和奇数页码的页脚上使用的是《彼得兔的故事》中“兔子小跑图”插图中的原图小国标，这些小图标尽管含有波特作品集特定商品的内容、作者特点，具有描述性和装帧性，但由于其使用于每册图书，包括不具彼得兔内容的《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太太的故事》及《平小猪的故事》的封面、封底、书脊等显著部位，且重复多次使用，实际上产生了商品标志的效果，已产生使一般消费者对该图形认知的作用，具有了区分商品来源的商标标志作用。尽管社科出版社在其出版发行的《彼得兔的故事》、《汤姆小猫的传说》、《点点鼠太大的故事》及《平小猪的故事》系列丛书中的封面、封底、书脊上使用的是《彼得兔的故事》中“兔子小跑图”原图，与沃恩公司注册商标“免子小跑图”的主线图在可视性上有一定的区别，不构成相同商标的使用，属于商标的近似性使用，但由于社科出版社将“兔子小跑图”使用于图书商品上，此与已注册为商标的“兔子小跑图”主线图所核定使用在第16类书、杂志等商品相同，尽管消费者在购买图书时，  比较关注图书的内容和出版者，但以普通消费者的一般注意力判断，仍易产生混淆商标误认的可能性，特别是在“兔子小跑图”的主线图已被注册为商标的情况下，其行为已超出了社科出版杜所诉称的善意、正当使用的范围。社科出版社诉称的其出版的彼得兔系列丛书上均将“兔子小跑图”始终与彼得兔系列丛书名紧密连在一起使用，是以图形方式对丛书书名进行的呼应和形象描述，完全是对系列图书作品特征的描述，同时起到装帧效果，系正当使用；以及社科出版社认为的，如果认为其使用了沃恩公司注册商标相近似的图形或者文字，这种行为是否构成商标侵权也只能适用《商标法实施条例》第50条的规定进行判断，由于社科出版社的行为不能满足第50条规定的“误导公众的”条件，因此社科出版社的行为不构成商标侵权的主张没有事实和法律根据，本院不予支持。

    社科出版社对“兔子小跑图”的使用行为，已构成我国《商标法》第52条第(1)项规定的未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标相近似商标的侵权行为。对于社科出版社的侵权行为，西城工商分局依法进行查处并无不当，其查处程序合法，但其认定事实有误，社科出版杜的行为不构成相同商品上使用与他人注册商标相同商标。关于本案的处理，应以这个侵权事实为基础，还应充分考虑本案的其他具体情节，即“兔子小跑图”已是进入公有版权领域的作品的背景、图书出版对出版图书的内容的描述和装帧惯例、沃恩公司注册商标在我国的使用情况，以及社科出版社侵权行为的主观过错及造成的后果等具体情况。本院认为，根据本案的具体情况，社科出版社的侵权行为应认定为尚不属于情节严重，西城工商分局责令社科出版社立即停止侵权行为，并决定没收社科出版社现存23536册侵权图书的处罚并无不当，但决定对社科出版社罚款357560．53元则显失公正，本院予以纠正。  

社科出版社上诉称，其出版的系列丛书各分册由多个故事构成，各故事主角均不同，其中第一分册《彼得兔的故事》亦由5篇单篇故事组成，而一审判决却查证为系列丛书由4个童话故事构成，显然认定事实是错误的。本院经审理查证，社科出版社的上述主张属实，一审法院的上述表述与判决认定的事实不符，属文字表述性错误，本院予以纠正。

    综上，本院认为西城工商分局依法进行查处并无不当，适用程序合法，但认定事实有误，处罚数额显失公正，一审法院予以维持不当。本院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第  (三)项，第五十四条第(四)项的规定，判决如下：

    一、撤销北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第231号行政判决书。

    二、维持北京市工商行政管理局西城分局作出的京工商西处字(2003)716号行政处罚决定中关于责令中国社会科学出版社立即停止侵权行为的决定，及处罚第1项，即没收中国社会科学出版社现存23536册侵权图书。

    三、撤销北京市工商行政管理局西城分局作出的京工商西处宇(2003)716号行政处罚决定中的第2项，即撤销对中国社会科学出版社罚款357560.53元的决定。

     本案一、二审案件受理费人民币各7873．41元，由中国社会科学出版社负担一、二审案件受理费各5000元，由北京市工商行政管理局西城分局负担一、二审案件受理费各2873．41元。     本判决为终审判决。